Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht Archiv

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Fabian Haiböck über die Entscheidung T 2632/22 einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung betrifft ein Grasmanagementsystem mit mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Eine dieser Maschinen ist ein Mäher, der während des Mähvorgangs Feuchtigkeitswerte des Grases misst. Zusätzlich wird mittels Positionssensor die Mähposition erfasst, sodass eine Feuchtigkeitskarte erstellt werden kann. Eine weitere Arbeitsmaschine, z. B. ein Heuwender, Rechen oder eine Rundballenpresse, wird durch eine Recheneinheit gesteuert, die eine Streckenroute vorgibt. Diese Route wird so geplant, dass zuerst die Gräser mit niedrigeren Feuchtigkeitswerten bearbeitet werden. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent basierend auf mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen, wurde aber von der Einspruchsabteilung vollumfänglich aufrechterhalten. Das relevante Unterscheidungsmerkmal: Die Routenplanung für die nachgelagerten Maschinen basierend auf unmittelbar beim Mähen gemessener Feuchtigkeit war aus dem Stand der Technik nicht bekannt und wurde als erfinderisch gewertet. In der von der unterlegenen Einsprechenden eingeleiteten Beschwerdeverfahren wurden zwei Hauptpunkte diskutiert: 1. Zulässigkeit der Beschwerde (Regel 99 EPÜ): Die Patentinhaberin warf der Beschwerdeführerin vor, dass die Begründung nur eine Wiederholung früherer Argumente sei. Die Kammer stellte aber klar: Eine Beschwerde ist zulässig, wenn erkennbar ist, warum und in welchem Umfang eine Entscheidung angefochten wird – auch wenn sich Argumente wiederholen. 2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ): Die Kammer verwarf den in der Beschwerde weiter substantiierten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit. Der zentrale Punkt: In der zitierten Entgegenhaltung D3 werden Feuchtigkeitswerte vor dem Trocknen, in D2 nach dem Trocknen verwendet – diese Werte sind nicht kompatibel. Die Fachperson hätte daher keinen Grund gehabt, die Lehren zu kombinieren.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer stellte fest, dass die Voraussetzungen der Offenbarungsüberschreitung gemäß Art 123 (2) EPÜ und der Schutzbereichserweiterung gemäß Art 123 (3) EPÜ unabhängig voneinander zu prüfen sind und beiden die gleiche Wertigkeit zukommt. Zuvor teilweise inhaberfreundliche Rechtsprechungslinien, die eine Sanierung eines solchen Problems erlaubt haben, wurden damit verworfen. Weiters wurde zwar festgehalten, dass es grundsätzlich möglich wäre, Merkmale ohne technischen Beitrag aus dem Anspruch zu entfernen, jedoch wurde nicht definiert, was unter "ohne technischen Beitrag" konkret zu verstehen ist. Die Rechtsprechung hat sich dahingehend entwickelt, dass Merkmale, die in irgendeiner Art geeignet sind, den Schutzbereich einzuschränken, in der Regel als technisch angesehen werden. Zusammenfassung: Die gegenständliche Entscheidung bildet die Grundlage für die sogenannte "unentrinnbare Falle" zwischen Art 123 (2) und 123 (3) EPÜ, da sie klarstellt, dass ein im Anspruch eines erteilten Patents befindliches technisches Merkmal, wie eben das Merkmal "schlierenfrei", das aber nicht ursprungsoffenbart war, nicht einfach aus dem Anspruch gestrichen werden kann, da dies eben eine Schutzbereichserweiterung darstellt. Es wäre lediglich möglich, das fragliche Merkmal durch ein ursprungsoffenbartes, engeres Merkmal zu ersetzen. Ist dies jedoch nicht möglich, kann das Patent nicht mehr gerettet werden. Im vorliegenden Fall wurde nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer von der Vorinstanz einerseits festgestellt, dass es nicht möglich war das Merkmal "schlierenfrei" durch ein anderes Merkmal zu ersetzen und andererseits entschieden, dass es sich bei diesem Merkmal nicht um ein Merkmal "ohne technische Wirkung" handelt. Entsprechend wurde das Streitpatent im Ergebnis widerrufen, da es aus der im Anmeldeverfahren geschaffenen unentrinnbaren Falle nicht entkommen konnte, Leitsätze: 1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, dass diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können. 2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 1994. Diese Entscheidung, bekannt unter dem Schlagwort "beschränkendes Merkmal", prägt den Begriff der "unentrinnbaren Falle" zwischen Art 123 (2) EPÜ und 123 (3) EPÜ, also den Fall dass eine im Anmeldeverfahren eingeführte Offenbarungsüberschreitung im späteren Verfahren, etwa in einem Einspruchsverfahren, nicht mehr saniert werden kann, da das strittige Merkmal nicht aus dem Anspruch gestrichen werden kann, ohne den Schutzbereich unzulässig zu erweitern. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine optische Membran, die bei der Herstellung von Halbleiter-Chips die Fotomasken vor Verunreinigung schützt, bzw. ein Herstellungsverfahren für eine solche Membran. Im Laufe des Anmeldeverfahrens wurde das Merkmal, dass die hergestellte Membran "im Wesentlichen frei von Schlieren ist" (substantially free of striae), in den Anspruch aufgenommen, ohne dass es eine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen dafür gab. Im Prüfungsverfahren wurde dies unkritisch gesehen und es wurde ein Patent mit einem unabhängigen Anspruch erteilt, der dieses Merkmal enthält. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent wegen der Offenbarungsüberschreitung angegriffen und die Einspruchsabteilung folgte der Argumentation der Einsprechenden und widerrief das Patent. Im nachfolgenden Beschwerdeverfahren wurde erstmals ein Hilfsantrag eingereicht, in welchem versucht wurde das strittige Merkmal durch ein ursrprungsoffenbartes Merkmal zu ersetzen. Die Beschwerdekammer sah jedoch ein Problem darin, dass die Streichung des Merkmals zu einer Schutzbereichserweiterung führen würde, was einen Verstoß gegen Art 123 (3) EPÜ darstellt. Die Große Beschwerdekammer wurde nun angerufen, um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Art 123 (2) EPÜ und Art 123 (3) EPÜ klarzustellen. Vorlagefrage Der Großen Beschwerdekammer wurde die folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt: Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?

Im zweiten Teil unseres Gesprächs zur noch anhängigen Vorlage G 1/24 vor der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts widmen sich Gerd Hübscher und Michael Stadler den konkreten Vorlagefragen, die die Technische Beschwerdekammer in der Sache T 0439/22 gestellt hat. Zentrales Thema ist die Auslegung von Patentansprüchen – konkret, ob und in welchem Umfang Beschreibung und Zeichnungen bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen sind, und ob Artikel 69 EPÜ hierfür eine geeignete Rechtsgrundlage darstellt. Wir sprechen über: die Formulierung der drei Vorlagefragen, die Standpunkte der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung, über mehr als 40 Amicus Curiae-Stellungnahmen, und über die vorläufige Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer. Am Ende der Folge wagt Gerd Hübscher eine Einschätzung zum möglichen Ausgang des Verfahrens – inklusive seiner persönlichen Bewertung, was ein „guter“ Standard für die künftige Auslegung von Patentansprüchen wäre.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über das noch anhängige Verfahren G 1/24 vor der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft einen aerosolerzeugenden Artikel, wie er in modernen Elektrozigaretten verwendet wird. Zentrales Merkmal des Anspruchs ist ein sogenanntes „gathered sheet“, also ein zusammengefasstes Flächengebilde. Strittig ist, ob dieser Begriff eng – im Sinne eines „gerafften“ Blattes – oder im Lichte der Beschreibung weiter auszulegen ist, etwa als gewickelt, gefaltet oder anderweitig komprimiert. Diese Auslegungsfrage ist entscheidend für die Beurteilung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik und hat zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer geführt. Diskutiert wird insbesondere, ob und in welchem Umfang Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung von Patentansprüchen herangezogen werden dürfen – ein Thema, das über den Einzelfall hinaus große Bedeutung für die Auslegungspraxis im europäischen Patentrecht hat.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 779/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung betrifft ein Filterelement mit einem Filter-Medium-Paket, das auf seiner Außenseite eine Polymerbeschichtung aufweist. Im kennzeichnenden Merkmal wird beansprucht, dass die Polymerbeschichtung nicht mittels eines Guss- oder Formverfahrens hergestellt ist ("is not a molded structure") und eine bestimmte durchschnittliche Dicke hat. Im Rahmen der Einleitung der europäischen Phase aus einer US-PCT Anmeldung wurde unter anderem Anspruch 7 geändert, der auf ein Polyharnstoff Material (polyurea material) abzielt. Nach der Patenterteilung wurde Einspruch eingelegt, wobei mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und Offenbarungsüberschreitung, insbesondere in Zusammenhang mit Anspruch 7, geltend gemacht wurden. Die Patentinhaberin verteidigte im Hauptantrag den erteilten Anspruchssatz und reichte 9 Hilfsanträge ein. Die Einspruchsabteilung folgte den Argumenten der Einsprechenden nicht und wies den Einspruch zurück, sodass das Patent unverändert aufrecht erhalten wurde. Anspruch 7 wurde als durch die Beschreibung gestützt angesehen, das Absatz [0117] des Streitpatents eine offene Aufzählung enthält, die den Stoff Polyharnstoff (polyurea) als einen von mehreren möglichen Stoffen für die Polymerbeschichtung in einer offenen Liste aufzählt. Im darauffolgenden Beschwerdeverfahren gab die entscheidende Beschwerdekammer in ihrer vorläufigen Meinung bekannt, dass sie sowohl eine Zwischenverallgemeinerung in Anspruch 7 ausmacht als auch ein Problem mit der erfinderischen Tätigkeit, da die Ansprüche, insbesondere des Hilfsantrags 4 aus dem Einspruchsverfahren, nicht alle relevanten Merkmale enthalten würden, die für eine spezifische technische Aufgabe (Erhöhung der Dichtheit) erforderlich wären. Die Patentinhaber reagierte auf die vorläufige Meinung mit einem Schriftsatz, in welchem vier neue Hilfsanträge eingereicht wurden. In diesen Hilfsanträgen wurde Anspruch 7 gestrichen, um das Problem der Offenbarungsüberschreitung auszuräumen, und neue Merkmale eingeführt, um das Problem der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auszuräumen. Gleichzeitig wurde argumentiert, dass es sich um außergewöhnliche Umstände handeln würde, da diese Argumentationslinien erstmals von der Beschwerdekammer in der vorläufigen Meinung vertreten wurden und zuvor nicht Teil des Verfahrens waren, sodass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die Änderungen in der letzten Konvergenzphase des Verfahrens rechtfertigen würden. Weiters wäre es offensichtlich, dass die neuen Hilfsanträge die Mängel ausräumen würden. Die Beschwerdekammer folgte der Argumentation der Patentinhaberin und lies den mit dem Schriftsatz eingereichten neuen Hilfsantrag 3 zum Verfahren zu. Nachdem in der mündlichen Verhandlung noch die Berichtigung eines Formalfehlers in diesem Hilfsantrag zugelassen wurde, wurde das Patent in geändertem Umfang aufrecht erhalten. Der Patentinhaber konnte in diesem Verfahren durch rasche Reaktion, sinnvolle Änderungen und gute Argumentation die Kammer zur Zulassung des verspätetet eingereichten Hilfsantrages bewegen. Die Beschwerdekammer vertritt dabei einen sehr moderaten Ansatz, was die Zulassung von äußerst spät im Beschwerdeverfahren eingebrachte Änderungen und Hilfsanträge angeht, der zu begrüßen ist, da andere Beschwerdekammern deutlich formalistischere und strengere Auffassungen vertreten.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler wieder über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer sah es als rechtmäßig an, den Anspruch in einen generischen ODER Anspruch zu teilen, wobei der aus der Prioritäts- bzw. der Teilanmeldung spezielle Teil, also der Kaltfließverbesserer (A) mit Ammonium-Salzen oder Amiden (B), als A UND B bezeichnet werden kann und die abstrahierte Offenbarung ohne diese Merkmale aus dem Streitpatent, also der Kaltfließverbesserer (A) ohne Ammonium-Salze oder Amide (B), als A UND nicht-B bezeichnet wurde. Zusammenfassung: Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, dass im Falle einer Ausdehnung der Patentansprüche von der prioritätsbegründenden Erstanmeldung zur Nachanmeldung die Nachanmeldung nicht durch ihre eigene Teilanmeldung neuheitsschädlich getroffen ist, selbst wenn diese sich auf die Priorität der Erstanmeldung bezieht. Unter Rückgriff auf die Entscheidung G 1/03 ist es möglich, bei Vorliegen eines älteren Rechts einen Disclaimer einzufügen, der in diesem Fall darauf gerichtet ist, aus dem in der Nachanmeldung erweiterten Bereich den Schutzbereich der Erstanmeldung auszunehmen. Dieser Bereich ist dann gegenüber der speziellen Offenbarung der Teilanmeldung, die auch den Zeitrang der Erstanmeldung genießt ausreichend abgegrenzt. Da der spezielle Teil des Patentanspruchs prioritätsgedeckt ist, ist dieser auch neu gegenüber der Teilanmeldung, sodass dem gesamte Anspruchsbereich Neuheit zukommt. Leitsatz: Das Recht auf Teilpriorität für einen Anspruch, der aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann nach dem EPÜ nicht verweigert werden, sofern diese alternativen Gegenstände im Prioritätsdokument erstmals, direkt - oder zumindest implizit -, eindeutig und ausführbar offenbart sind. Andere materiellrechtliche Bedingungen oder Einschränkungen finden in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

In dieser Folge sprechen Lukas Fleischer und Michael Stadler über die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2016. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft eine chemische Zusammensetzung, mit der die Fließeigenschaften von Kraftstoffen wie Diesel oder Kerosin verbessert werden sollten. In der prioritätsbegründenden britischen Erstanmeldung wurde in Zusammenhang mit der Erfindung immer auf Ammoniumsalze und Amide Bezug genommen. In der prioritätsbeanspruchenden europäischen Patentanmeldung, die als Nachanmeldung eingereicht wurde, wurde dann diese Einschränkung auf die Ammoniumsalze oder Amide weggelassen und so eine Abstraktion bzw. Verbreiterung des Schutzbereichs vorgenommen. Im Einspruchsverfahren wurde die Thematik der "giftigen Teilanmeldung" oder "Poisonous Divisional" von der Einsprechenden aufgeworfen: Eine von der Patentinhaberin selbst eingereichte europäische Teilanmeldung wurde als älteres Recht (Stand der Technik gemäß Art 54 (3) EPÜ) für das Streitpatent angesehen. Dies deshalb, weil der abstrahierte Patentanspruch nicht prioritätsgedeckt war und somit die spezielle Offenbarung der Teilanmeldung, die die Priorität gültig in Anspruch nehmen konnte, einen besseren Zeitrang hatte. Diese Ansicht wurde auch von der Einspruchsabteilung vertreten, sodass das Streitpatent widerrufen wurde. In der Beschwerde wurde dann die Frage aufgeworfen, ob der erteilte Anspruch nicht im Lichte der Entscheidung G2/98 als generische ODER-Verknüpfung in mehrere Teilbereiche mit unterschiedlichen Zeiträngen verstanden werden kann. Vorlagefragen Der Großen Beschwerdekammer wurden die folgenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 1. Wenn ein Anspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents aufgrund eines oder mehrerer generischer Ausdrücke oder anderweitig alternative Gegenstände umfasst (generischer "ODER"-Anspruch), kann dann nach dem EPÜ für diesen Anspruch das Recht auf Teilpriorität bezüglich eines alternativen Gegenstands verweigert werden, der im Prioritätsdokument erstmals, direkt – oder zumindest implizit – und eindeutig (ausführbar) offenbart ist? 2. Lautet die Antwort ja, unter bestimmten Bedingungen, ist dann die in Nummer 6.7 von G 2/98 aufgestellte Bedingung "sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird" als Maßstab der rechtlichen Beurteilung der Frage, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist, heranzuziehen? 3. Falls Frage 2 bejaht wird, wie sind dann die Kriterien "beschränkte Zahl" und "eindeutig definierte alternative Gegenstände" auszulegen und anzuwenden? 4. Falls Frage 2 verneint wird, wie ist dann zu beurteilen, ob für einen generischen "ODER"-Anspruch ein Recht auf Teilpriorität anzuerkennen ist? 5. Kann im Fall einer zustimmenden Antwort auf Frage 1 ein in einer Stamm- oder Teilanmeldung zu einer europäischen Patentanmeldung offenbarter Gegenstand als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ einem Gegenstand entgegengehalten werden, der im Prioritätsdokument offenbart ist und als Alternative von einem generischen "ODER"-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des darauf erteilten Patents umfasst wird?

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 1278/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung sowie die Wiedereinsetzung in die Beschwerde- bzw. Beschwerdebegründungsfrist zum Gegenstand hat. Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Mischen von Abgasen in einer Abgasanlage einer Verbrennungskraftmaschine, was im Streitpatent als Mix Box bezeichnet wird. Die Aufgabe der Erfindung wird darin gesehen, dass eine Mischrohranordnung derart ausgebildet und angeordnet werden soll, dass trotz einfachen Aufbaus eine optimale Einmischung erreicht wird. Auszug des Anspruchs 1: "dass mindestens 30 % bis 50 % der Länge La mindestens ein Anteil Sf = 70 % der Strömungszonen S frei von Strömungsleitelementen (9.1) ist." Das Streitpatent wurde im Einspruchsverfahren wegen mangelnder Ausführbarkeit in vollem Umfang widerrufen. Gegen diese Entscheidung wurde dann - nach Ablauf der Beschwerdefrist - Beschwerde eingelegt und Wiedereinsetzung beantragt. Eine Timeline der Ereignisse: - 02.01.2023 Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf - 12.01.2023 Zustellung der Entscheidung - 12.03.2023 Ende der Beschwerdefrist - 24.04.2023 Kenntnis über Versäumen der Beschwerdefrist (Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 17.04.2023 über den Abschluss des Einspruchsverfahrens) - 12.05.2023 Ende der Beschwerdebegründungsfrist - 23.06.23 Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist mit Darlegung der Umstände - 07.08.2023 Mitteilung der Beschwerdekammer: keine Beschwerdebegründung eingereicht und keine Wiedereinsetzung in Beschwerdebegründungsfrist beantragt - 05.09.2023 Vertreterwechsel Beschwerdeführerin (Patentinhaberin); neuer Vertreter reicht Beschwerdebegründung ein und beantragt hilfsweise die Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist - 23.01.2024 - umfassende Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegenerin (Einsprechende) - 10.05.2024 Ladung zur mündlichen Verhandlung und vorläufige Meinung der Beschwerdekammer - 09.09.2024 mündliche Verhandlung (Antrag auf Wiedereinsetzung in Beschwerdebegründungsfrist wurde zwingend gestellt). In der Entscheidung der Beschwerdekammer wurde festgestellt, dass die den Umständen nach gebotene Sorgfalt bei der Versäumung der Beschwerdefrist nicht eingehalten wurde, da vom Standardprozedere bei der Fristerfassung abgewichen wurde (der Anwalt bearbeitete aufgrund der Urlaubszeit die Handakte bevor die Frist im Computer erfasst wurde und nicht ausreichend dafür Sorge getragen, dass die Frist nachträglich erfasst wird). Auch die Wiedereinsetzung in die Beschwerdebgründungsfrist war verspätet, da zumindest zum Zeitpunkt der Einreichung des ersten Wiedereinsetzungsantrags klar sein hätte müssen, dass auch die Beschwerdebegründung eingereicht werden hätte müssen. Tatsächlich hätte die Beschwerdebegründung wohl innerhalb der offenen Frist, sprich bis zum 12.05.2023, gemeinsam mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist eingereicht werden müssen, um ein zweites Fristversäumnis zu verhindern. Im Ergebnis wurde damit der Widerruf des Streitpatents rechtskräftig und die Beschwerde gilt - mangels Erfolg des Wiedereinsetzungsantrags - als nicht eingelegt, weshalb die Beschwerdegebühr rückerstattet wurde. Dem hilfsweisen Antrag auf Rückerstattung der beiden Wiedereinsetzungsgebühren wurde nicht stattgegeben.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher über die Entscheidung T 1708/21 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024, die eine Beschwerde gegen eine Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung zum Gegenstand hat. Die Erfindung betrifft ein Videokodierverfahren (Standard H.265), das grundsätzlich darauf basiert, dass Bandbreite und Speicherbedarf minimiert werden, indem nicht jedes Bild vollständig übertragen wird, sondern Differenzinformationen genutzt werden. Bewegte Objekte werden durch Bewegungsvektoren vorhergesagt, wofür ein Referenzbild herangezogen wird. Die der zurückgewiesenen Anmeldung zugrunde liegende Erfindung optimiert diesen Standard, indem sie den Referenzbildindex nicht kodiert, wenn die Bewegungsvektor-Vorhersage gar nicht verwendet werden kann. Im bisherigen Standard wurde dieser Index immer mitgesendet, auch wenn er für die Kodierung irrelevant war. Strittig war die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Die Prüfungsabteilung hatte in Ihrer Zurückweisungsentscheidung argumentiert, dass die objektive technische Aufgabe darin liegt, den Index wegzulassen. Die Beschwerdekammer gibt der Anmelderin jedoch dahingehend recht, dass die objektive technische Aufgabe abstrakter formuliert werden muss und keinen Teil der Lösung enthalten darf, weshalb die Aufgabe in der Verbesserung des Kodierverfahrens liegt. Im Endeffekt bestätigt die Beschwerdekammer jedoch die mangelnde erfinderische Tätigkeit: da es sich beim nächstliegenden Stand der Technik um einen Entwurf für eine Standardisierung von Videokodierverfahren handelt, der zum Prioritätszeitpunkt erst drei Monate alt war, ist davon auszugehen, dass der Fachmann dazu veranlasst ist, nach Optimierungen des Kodierverfahrens zu suchen, insbesondere wenn ein Wert - wie der Index - im Entwurf als überflüssig dargestellt wurde. Ein weiterer Aspekt betrifft die Wahrung des rechtlichen Gehörs. Hier stellt die Kammer jedoch klar, dass keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, wenn die nicht (ausreichend) behandelten Argumente nicht entscheidungsrelevant sind.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 178/23 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2024 die eine (verspätete) Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschluss betrifft. Die dem Patent zugrundeliegende Erfindung betrifft einen Halbleiter-Chip mit einer speziellen Schichtstruktur, die eine besonders gute Wärmeabfuhr ermöglichen soll. Es handelt sich um eine Euro-PCT-Anmeldung, die vorzeitig eingeleitet wurde, wobei im Rahmen der Einleitung geändert Patentansprüche und Beschreibungsersatzseiten eingereicht wurden; die Figuren der PCT Anmeldung wurden nicht geändert. Am Ende des Erteilungsverfahrens wurde eine Mitteilung nach R 71(3) EPÜ erlassen, wobei die Figuren weder im Druckexemplar enthalten noch in der Mitteilung erwähnt wurden. Dieser Fehler wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht erkannt und der zur Erteilung vorgesehenen Fassung wurde durch das Setzen der entsprechenden Handlungen zugestimmt. Eine Timeline der Ereignisse: - 20.05.2022 Regel 71(3) Mitteilung mit Durckexemplar ohne Zeichnungen - 25.08.2022 Erteilungsbeschluss - 21.09.2022 Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung - (04.11.2022 Ablauf der Beschwerdefrist) - (04.01.2023 Ablauf der Beschwerdebgründungsfrist) - 05.01.2023 Fehlende Figuren vom Italienischen Patentamt beanstandet - 23.01.2023 tatsächliche Einreichung der Beschwerde & Beschwerdebegründung - 14.02.2023 Mitteilung über den Rechtsverlust durch die Beschwerdekammer - 02.03.2023 Antrag auf Wiedereinsetzung (mit allgemeiner Begründung) - 08.05.2023 negative Vorläufige Meinung der Beschwerdekammer - 01.10.2023 Umstände der Wiedereinsetzung werden in Schriftsatz mitgeteilt - 11.10.2023 mündliche Verhandlung Im Endeffekt wird entschieden, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung unzulässig ist und die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Das erteilte Patent bleibt damit ohne die Figuren. Um nicht in diese Situation zu kommen, wären die fehlenden Figuren bestenfalls bereits bei der Durchsicht des Druckexemplars aufgefallen, sodass das Patent niemals ohne Figuren erteilt worden wäre. Selbst wenn dieser Fehler passiert wäre, hätte eine (rechtzeitige) Beschwerde gegebenenfalls Erfolg gehabt. Um eine Wiedereinsetzung rechtzufertigen, muss einerseits alle den Umständen nach gebotene Sorgfalt eingehalten werden und muss es andererseits objektive Umstände oder Hindernisse gegeben haben, die den Vertreter von der Wahrung einer Frist abgehalten haben.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die Entscheidung T 258/03 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2004. Die dem Patent zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Auktionsverfahren das dazu dienen soll, Nachteile langsamer Internetverbindungen bei Online-Auktionen auszugleichen. Statt in Echtzeit Gebote zu übermitteln, werden die Gebote der Teilnehmer bis zu einer festgelegten Deadline gesammelt. Jeder Bieter gibt sowohl ein Wunschgebot als auch ein Maximalgebot ab. Nach Ablauf der Frist werden alle eingegangenen Gebote ausgewertet: Der Bieter mit dem höchsten Wunschgebot erhält den Zuschlag. Falls mehrere Bieter das gleiche höchste Wunschgebot abgegeben haben, entscheidet das höchste Maximalgebot. Vor dieser Entscheidung wurden vom Europäischen Patentamt unterschiedliche Ansätze verfolgt, um die Technizitätsbeurteilung durchzuführen. Insbesondere wurden nur Merkmale bei der Technizität berücksichtigt, die nicht bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren. Mit der gegenständlichen Entscheidung wurde ein zweistufiges Prüfungsverfahren eingeführt: die Hürde der Technizität wurde verringert, da bereits ein technisches Merkmal im Anspruch die Technizität begründen kann - unabhängig davon ob dieses Merkmal bekannt war oder zur Patentierbarkeit beiträgt. Im Rahmen der aufgewerteten Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit können nur Merkmale berücksichtigt werden, die auch einen konkreten technischen Effekt bedingen. Diese Dogmatik hat sich seitdem in der Beurteilung von computerimplementierten Erfindungen durchgesetzt und wird standardmäßig im Verfahren vor dem EPA verwendet.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler wieder über die gemeinsame Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2023. In dieser zweiten und abschließenden Folge werden die Leitsätze und die Auflösung des Ausgangsfalles behandelt. Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, das das Europäische Patentamt zuständig für die Prüfung der Berechtigung des Prioritätsanspruchs ist und dass diese Prüfung nach den Grundlagen des EPÜ zu erfolgen hat. Für die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs besteht eine widerlegbare Vermutung, sodass in der Regel lediglich übergangenen Mitanmelder der Nachweis gelingen kann, dass das Prioritätsrecht tatsächlich nicht rechtmäßig übergegangen ist. Da sich die Große Beschwerdekammer hinsichtlich der Formalitäten lediglich auf an den Minimalanforderungen der Mitgliedsstaaten orientiert, scheint auch eine nachträgliche Übertragung nicht ausgeschlossen zu sein. Für die Praxis ist es dennoch ratsam, die Prioritätsrechtsnachfolge vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung entsprechend zu dokumentieren, um mögliche Zweifel an der persönlichen Berechtigung jedenfalls ausräumen zu können.

In dieser Folge sprechen Gerd Hübscher und Michael Stadler über die gemeinsame Entscheidung G 1/22 und G 2/22 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus dem Jahr 2023. In dieser ersten von zwei Folgen wird die Vorgeschichte der Entscheidung aufbereitet: Eine internationale Patentanmeldung, die die Priorität einer US Provisional Anmeldung beansprucht, wird in einem europäischen Einspruchsverfahren angegriffen. Da die Erstanmeldung auf die Erfinder direkt angemeldet war und die internationale Anmeldung im Namen des Dienstgebers erfolgte, wurde der Prioritätsanspruch nicht anerkannt, da der Übergang des Prioritätsrechts nicht nachgewiesen werden konnte. Dies führte dazu, dass eine Zwischenveröffentlichung die Neuheit des europäischen Patents zerstörte. Der zweite Fall betrifft eine Teilanmeldung des strittigen europäischen Patents, das noch im Prüfungsverfahren aufgrund der Zwischenveröffentlichung zurückgewiesen wurde. Auf dem Prüfstand der Großen Beschwerdekammer stand nun die bisherige sehr formalistisch streng geprägte Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekammern in Hinblick auf das Erfordernis des Nachweises der Übertragung des Prioritätsrechts vor dem Anmeldetag der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung. Wie die Große Beschwerdekammer entschieden hat, erfahren Sie in der nächsten Folge.